申請人到國外申請注冊商標,有兩條途徑:

1)逐一國家注冊

即分別向各個國家的商標主管機關申請注冊。

2)馬德里商標國際注冊

    即根據《商標國際注冊馬德里協定》(以下簡稱“馬德里協定”)或《商標國際注冊馬德里協定有關議定書》(以下簡稱“馬德里議定書”)的規定,在馬德里聯盟成員國間所進行的商標注冊。

 

   下面對這兩種途徑進行一些介紹和比較:

 

一、《商標國際注冊馬德里協定》及《商標國際注冊馬德里協定有關議定書》

《商標國際注冊馬德里協定》1892年4月14日簽訂于西班牙首都馬德里,于1892年生效,至今已有一百多年的歷史,《協定》要求使用的語言為法語。

1989年6月27日,在西班牙馬德里簽訂了《商標國際注冊馬德里協定有關議定書》,申請人指定的國家包含至少一個純議定書成員國時可以選擇使用英語或法語。

目前,已經有80個國家和國家組織加入了馬德里商標國際注冊體系。

馬德里注冊的主要優勢在于:

1.手續相對簡單(沒有代理人的情況下)。

如果通過馬德里國際注冊方式,商標申請人可以僅通過向主管局提交一份申請而在多個被指定國同時獲得商標保護,申請手續比較簡便,相比之下逐一國家注冊的手續要煩瑣一些(逐一國家注冊一般都是委托一些具有涉外經驗的事務所,因此對申請人來講也并不復雜)。

2.費用相對較低(順利注冊的情況下)

商標馬德里國際注冊的費用包括三部分:一是基礎注冊費;二是指定國家的費用;三是本國商標主管機關的費用;另外,委托代理人辦理的,還需要支付一定代理費。國際注冊申請人可以在一份申請中指定一個成員國還是指定全部成員國,商標國際注冊申請人均需要繳納一份基礎注冊費,因此,指定的國家越多越合算。

3.需時相對較短(相對部分國家)。

申請人從向商標局提交商標國際注冊申請書之日起,一般6個月左右即可取得世界知識產權組織(WIPO)國際局頒發的商標國際注冊證明,其上載明商標的國際注冊號和國際注冊日。當然,該商標國際注冊證明只是表明國際局收到了國際注冊申請。從國際注冊日起,如果被指定國在規定的期限內(依照協定書為12個月,依照議定書為18個月)沒有向國際局發出駁回通知,該商標將在該指定國自動獲得保護(如果逐一國家申請注冊商標,取得商標專用權所需的時間不等,如法國、緬甸、丹麥、英國為半年,以色列及中國香港為一年,印度為四年左右)。

通過馬德里申請國際商標有其優勢,順利申請的情況下能夠節省時間和費用,較適于批量的國家申請。此種申請比較適合產品主要投放歐洲的企業以及中小型企業保護自有品牌之用。

但是,馬德里注冊體系也有較大的缺陷:

1.          不利于擴大保護。

通過馬德里體系申請商標必須保持商標、指定商品與原屬國商標完全一致,商品的選擇有很大的局限性,不利于品牌保護,對企業在海外的多元化發展也非常不利;

2.          證書沒有效力。

通過馬德里體系申請商標雖然很快就能公告并取得官方證書,但是這種公告和證書相當于國內的受理通知書,僅僅能夠證明商標已經通過馬德里體系申請過,是否受到各國保護則需要各國的另外證明。通過馬德里申請商標注冊,申請人不能得到各指定國家頒發的商標注冊證,如果需要得到注冊證明,則必須向該指定國家的主管機關提出申請,而此項業務也不可避免的需要由當國代理組織辦理(企業往往因為缺乏有效證明而導致不能及時處理海外的侵權行為)。

3.          權力不穩定。

馬德里申請5年內,其在原屬國的商標注冊基礎如被撤銷、或宣布無效,或其基礎申請被駁回,則整個馬德里申請失效。特別是通過馬德里議定書申請國際注冊,有更大的潛在風險。

4.          后期跟蹤困難。

如果商標被指定國家駁回或者要求補正或者被異議,國際局則只會進行通知,具體事務還要委托當國事務所進行辦理,且答復官方駁回、補正以及異議答辯都有時間限制,一旦遭遇上述情況則不僅僅是費用的問題,更有可能因一時找不到合適的當國事務所回復官方意見而導致申請無效。另外,國際注冊進入續展期時,國際局沒有提醒義務,申請人如沒有及時進行續展則會導致整個馬德里注冊失效。

5.          優先權問題。

根據《巴黎公約》,任何一個巴黎公約成員國的企業在原屬國申請商標后6個月內又在其他國家申請商標注冊可以享有優先權,而在中國商標局僅僅是下發《受理通知書》就需要6個月左右的時間,因此很多大企業因擔心商標遭到搶注而不愿選擇馬德里注冊。

6.          不能進行有效查詢。

通過馬德里體系申請商標,僅僅能夠查到馬德里體系中已經申請過的商標,而不能進行各指定國的查詢,查詢結果不能達到有效全面,因此申請人對后期可能面臨的風險全然不知,申請人因為這種原因被訴侵權的事件也時有發生。

7.          注冊范圍有限。

馬德里體系雖然有80個成員國,但是主要都集中在歐洲地區,而像包括加拿大在內的大多數美洲國家、東盟(只有新加坡加入馬德里體系)等則不在此列。

二、逐一單獨國家注冊。

世界上現有主權國家、有獨立法律體系的地區以及國家組織共200個左右,只要該國家或地區有商標相關規定就可以采取逐一注冊的方式進行商標保護。

1.          申請靈活。

在全球絕大多數國家進行逐一注冊都不需要原屬國的注冊基礎,企業想要申請什么樣的商標、想要指定何種商品或服務項目比較自由。因此,企業才能夠做到商標先于商品加入海外市場。并能夠對品牌進行擴大保護。

2.          風險相對較小。

通過逐一國家進行商標注冊,一般會在該國進行事先查詢,申請人可以清楚的知道自身商標是否在該國遭到搶注,商標會有何種申請結果,在該國使用該商標是否會涉及侵權。

3.          維權方便。

逐一國家注冊一般都是通過當國知識產權事務所或者律師事務所進行,注冊成功后不僅能夠得到該國官方合核發的注冊證,遇到侵權問題能夠及時出具專用權證明,避免損失擴大。另外,該事務所也會對此商標進行一定關注,有侵權或他人惡意注冊等問題出現時能夠及時發現及時處理。

4.          權力相對穩定。

商標在哪國申請便受到哪國商標相關法律管轄,除權力人嚴重違反該國商標法律外,商標專用權會在有效期內保持穩定。另外,注冊商標快要超過有效期時,代理事務所一般會提醒續展,這是通過馬德里注冊所不能實現的。

5.          注冊范圍廣泛。

全球兩百個左右的國家和地區都可以進行逐一注冊,在此不多贅述。相比通過馬德里體系申請商標注冊,逐一國家注冊則更為靈活、安全,同時能夠進行更有效的后期關注,比較適合大型企業或者對外維權要求比較高的企業或者沒有原屬國注冊、申請卻急需在海外使用商標的企業。

相應的,逐一國家注冊也有一定劣勢,主要表現在:

1.          費用較高。

在批量注冊的情況下,通過馬德里體系注冊其費用要比通過逐一國家注冊低一半以上(當然,接受的服務是不一樣的)。少數國家進行注冊,其公證、認證費用確實偏高,如阿聯酋公證、認證程序需要8500元人民幣,但是大多數需要公證、認證的國家費用都不超過1000元人民幣。

2.          有些國家比較費時。

通過馬德里體系進行注冊一般至多不超過18個月,通過逐一國家注冊則要費時的多,如印度注冊需要4年左右,巴西注冊需要3年,菲律賓注冊大致也需要3年的時間;不過,在有些國家申請注冊在一年內就可以取得注冊證,如瑞士、新加坡、德國、法國等。

 

三、結語。

綜上,馬德里注冊與逐一國家注冊這兩種方式各有其優缺點,申請人應當對自身情況以及各種風險進行綜合考慮后進行選擇。